新闻资讯
  • 品源动态
  • 成功案例
  • 业界资讯
  • 品源观点
  • 品源期刊
当前位置:首页 > 新闻资讯 > 品源观点

专利申请之前的产品销售对美国专利权的影响

  在美国,如果专利权人在专利申请之前销售或许诺销售产品,他有一年的宽限期提交相关的专利申请,这就是众所周知的销售门槛(on-salebar)。虽然在美国销售有一年的宽限期,但在其他国家并没有类似规定,因而这种销售行为会直接导致专利权的丧失。
1.美国新旧专利法对销售门槛(on-salebar)的定义
  2011年实施的美国新专利法(AIA)对销售门槛的定义做了修改。下面的表格列出了新旧专利法对销售门槛定义的不同。
MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS
  由于AIA对销售门槛定义的修改,产生了很多悬而未决的疑问:
  比如AIA中的销售是另外公众可获知的(otherwiseavailabletothepublic),如何解读?
  AIA的销售门槛是指公开销售还是秘密销售?还是两者都包括?
  AIA的销售门槛是否包括哪些没有公开具体细节的发明?
  2017年5月1日联邦巡回法院对HelsinnHealthcareS.A.v.TevaPharmaceuticalsUSAInc案件的判决,第一次明确了美国新专利法中对销售门槛的解释,解答了一些相关问题,因而也赋予该案件一些特殊意义。
 
2.案件背景
  涉案原告Helsinn拥有四项涉及盐酸帕洛诺司琼(镇吐药)的美国专利。帕洛诺司琼作为第二代5-HT3抑制剂,主要用于防止和控制急性化疗所引起的恶心、呕吐症状。Helsinn起诉TevaPharmaceuticals专利侵权,而Teva则抗辩认为专利权因为触发销售门槛而无效。
  涉案原告Helsinn的四项专利是在2003年1月提交的想专利申请,但在2001年4月Helsinn和MGIPharma签署了供给和购买合同。该合同明确了产品价格,付款方式,运输方法。同时规定:如果获得FDA的批准,MGI同意购买由专利覆盖的某一剂量的产品。该合同没有披露专利保护的所有细节,比如药物的剂量。由于美国证劵交易委员会(SEC)要求公司提供阶段性归档的财务报表:诸如10–K(年度报表),10–Q(季度报表)和8–K当期报表/当前报表(重大事件)。MGI在签署和Helsinn的合同后,向美国证劵交易委员会(SEC)提交8-K报表而公开了该合同。
 
3.美国巡回联邦法院的判决
  由于涉案原告Helsinn专利申请的提交是在合同签署21个月之后,已过了12个月的宽限期,所以案件争论的焦点在与:没有公开发明细节的销售是否触发销售门槛?
  五月份联邦巡回法院对HelsinnHealthcareS.A.v.TevaPharmaceuticalsUSAInc案件的判决,推翻了新泽西地方法院的判决,认为如果发明的销售是公开的,不管相关的发明细节是否公开,销售门槛在这种情况下将被触发,涉及的发明也将因此丧失可专利性。
 
4.案件启示
  案件发展至此,涉案原告Helsinn会要求联邦巡回法院全庭复审还是上诉至美国最高法院还不得而知。通过此案我们可以得到以下启示:
  1)联邦巡回法院的判决证实了美国新专利法(AIA)没有改变pre-AIA中有关销售的法律含义。
  2)美国专利局认为销售涉及的发明是可以让公众获知的发明,即只有公开发明细节的销售才会触发销售门槛。美国专利局的观点显然不同于巡回联邦法院的判决,而这种不同将会影响到未来的专利诉讼和专利无效案件。
  3)除美国以外的其他国家没有销售门槛的规定,因此专利申请之前的销售行为会直接导致专利权的丧失。
  4)美国申请人不应过度依赖销售门槛的宽限期,而要平衡好专利保护和商业盈利两者之间的关系。
 
作者:北京品源知识产权代理有限公司  殷慎敏博士