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化学领域数值范围修改的探讨

1.引言
  几乎在每个专利授权、确权程序中都会涉及到专利申请文件的修改问题。专利法第33条规定对申请文件的修改不得超出原始说明书和权利要求书记载的范围,而具体如何判断修改是否超出原始申请文件记载的范围是专利实践中的重点和难点,正确掌握相关的判断标准修改申请文件对获得一项恰当、稳定的专利权具有至关重要的意义。本文从专利法的立法宗旨出发根据相关的法律规定结合几个具体的典型案例对专利实务中涉及数值范围修改的把握进行了研究探讨,最后提出一点笔者对相关问题的思考与体会,希望对实践中如何进行数值范围的修改有所帮助。
2.相关法规
  我国专利法第33条规定:申请人可以对申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。上述法律条款表达了两层含义:第一,申请人可以对申请文件进行修改;第二,对专利申请文件进行修改应当遵守规定的原则,符合规定的条件。允许申请人进行修改的原因在于:由于申请人语言表达和认识能力的局限性,申请人在申请日提出是申请文件不可能是完美无缺的,因此,运行申请人在后续程序中对申请文件进行修改有利于准确地向社会公众传递准确的专利信息同时也有利于申请人获取与其发明贡献相适应的专利权。对申请人的修改进行必要的限制的原因在于:防止申请人将申请日之后新的技术信息纳入原申请文件中享受原申请日,以获得不正当利益,同时损害在后申请和社会公众对发明专利公开后的合理信赖利益。
  审查指南进一步规定:原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。由此可见,“记载的范围”包括两个层次:第一,原申请有明确文字记载的内容;第二,原申请没有明确文字记载但能够直接地、毫无疑义地确定的内容。但是指南并没有进一步解释“直接地、毫无疑义地确定”的具体含义。因此,这一标准的把握成为实践中的热点、难点和争议点。下面通过几个具体的典型案例对该问题进行进一步讨论。
3.典型案例
案例一:最高人民法院2011知行字第17号案
  上海家化公司于2003年9月19日向国家知识产权局申请了名称为“氨氯地平、厄贝沙坦复方制剂”的发明专利,专利申请号为:03150996.7。申请时提交的权利要求1如下:“1、一种复方制剂,其特征在于该制剂是以重量比组成为1:10-50的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的盐和厄贝沙坦为活性成份组成的药物组合物。”上海家化公司在实质审查阶段修改了权利要求书,授权公告时的权利要求1的比值范围为“1:10-30”。
  在无效宣告口审阶段,上海家化公司当庭提交了权利要求书的修改文本,其中将权利要求1中的比例“1:10-30”修改为“1:30”。专利复审委员会认为原申请文件说明书和权利要求书中均没有“1:30”这一比例关系的记载,该修改超出了原申请文件记载的范围,不予接受新提交的修改文本。以授权文本不符合专利法第二十六条第四款的规定为由,宣告本专利全部无效。
  此后经历了一审、二审、申诉,最高人民法院提审该案,最终判决认为,本专利说明书明确公开了氨氯地平1mg与厄贝沙坦30mg的组合,对于比值关系的权利要求而言,说明书中具体实施例只能记载具体数值,而无法公开一个抽象的比值关系,对于本领域技术人员而言,1mg/kg和30mg/kg表明的是两种成分的比值而非一个固定的剂量,故本案中应认定1:30的比值关系没有超出原申请文件的记载范围。审查指南对无效过程中权利要求的修改方式进行限制,其原因一方面在于维护专利保护范围的稳定性,另一方面防止权利人获得不当利益,本案无效阶段的修改,虽然不符合审查指南中规定的三种情况,但不属于上述需要进行修改限制的情形,其无效阶段的修改应该予以接受。
  案例分析:在判决中,最高人民法院从是否引入了申请日时尚未发现、至少从说明书中无法体现的技术方案以及维护专利权保护范围稳定、保证公示作用等方面出发,对该修改进行考虑。换个角度说,对于这种并未引入申请日时尚未发现的技术方案,并且有利于维护保护范围稳定和能够保证公示作用的修改,如果其被无效的话,那么就显得与专利法中的鼓励发明创造,推动发明创造的应用等宗旨相违背了。
  由此可见,最高人民法院在考虑本案专利文件的修改限制时,从立法宗旨的角度进行考虑,把握“直接地、毫无疑义地确定”的判断标准,该标准主要体现在,如果本领域技术人员能够确定修改后的内容不会引入新的技术内容,不会导致专利申请人或专利权人获得不正当利益;或者不会对这类申请文件的公示作用造成实质性影响,应当认定该修改是允许的。
 
案例二:规程实审分册案
  规程案例1:权利要求1包含特征“无机细粉的平均粒径为1~4μm且表观比重(表观比重为材料重量与包括材料内部孔隙在内的体积之比)为0.2~0.5g/cm3”。实施例1至3中使用了二氧化硅粉末,其平均粒径为2.7μm,表观比重为0.33g/cm3。申请人将权利要求1中的无机粉末的平均粒径修改成1~2.7μm。
  规程认为:实施例中“二氧化硅粉末”是一种具体的“无机细粉”,并且平均粒径2.7μm的二氧化硅粉末与表观比重为0.33g/cm3的关联是固定的。也就是说,这些实施例中公开的平均粒径2.7μm的二氧化硅粉末的表观比重为0.33g/cm3,而二氧化硅粉末以外的平均粒径2.7μm的其他无机细粉的表观比重并不是0.33g/cm3。该修改致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的不同,而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定,因此,修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。
  规程案例2:权利要求1请求保护的是通式Ⅰ化合物的制备方法,其中使用乙醇作为溶剂,反应温度为50~70℃,反应压力为2~4个大气压。说明书的实施例中记载了一种具体化合物的制备方法,其使用了乙醇作为溶剂,反应温度为60℃,反应压力为2.5个大气压。申请人将权利要求1的相应特征修改为以下几种方式之一:“其中使用乙醇作为溶剂,反应温度为60~70℃,反应压力为2.5~4个大气压”;“其中使用乙醇作为溶剂,反应温度为50~60℃,反应压力为2~2.5个大气压”;“其中使用乙醇作为溶剂,反应温度为60~70℃,反应压力为2~2.5个大气压”;“其中使用乙醇作为溶剂,反应温度为50~60℃,反应压力为2.5~4个大气压”。
  规程认为:通常情况下,对于化合物的制备,乙醇作为常规溶剂的使用、反应温度的高低和反应压力的大小这三个特征之间,以及它们与所制备的化合物之间的关系并不是紧密联系、一一对应的。并且,上述数值范围和点值在原说明书和权利要求书中均有记载,修改后的数值范围也在原数值范围内。因此,该案例中上述四种修改方式均是允许的。但是,如果审查员从发明技术方案整体判断,溶剂、温度与压力彼此之间和/或它们与所制得的化合物之间关系密切,则不允许这样的修改。
  案例分析:规程案例1和2均是基于依据说明书中明确记载的点值对权利要求中的数值范围进行了缩小限定,修改后的权利要求是否一定属于能够“直接地、毫无疑义地”确定的内容呢,对此,规程给出了否定的答复。原因在于:案例1和2中均是将说明书中记载的几个具有一定关联关系的数值参数中的部分参数修改限定入权利要求,而未将所有参数一并加入修改后的权利要求中,对于此类修改,应当从发明技术方案的整体出发,把握发明的实质,判断说明书中几个技术参数之间的关联关系的紧密程度,对于关联关系固定、紧密的技术方案,修改的权利要求仅对部分参数进行限定,修改后的权利要求与原始说明书记载的内容相比通常是不同的,其往往会引入新的技术信息,修改后的权利要求通常包括了不能直接地、毫无疑义地确定的内容,这种修改是不被允许的;相反,如果说明书中几个技术参数之间的关联关系并不紧密,相互之间具有一定的独立性,则,修改的权利要求仅对部分参数进行限定,通常不会引入新的技术信息,这种修改一般情况下是允许的。
 
4.思考与体会
  从前面的分析和讨论可以看出,代理人在修改申请文本时,需要考虑以下几个方面:
  4.1从立法宗旨考虑是否修改超范围
  专利法的立法宗旨是鼓励发明创造,推动发明创造的应用,对申请人的修改进行必要的限制的目的在于:防止申请人将申请日之后新的技术信息纳入原申请文件中享受原申请日,以获得不正当利益,同时损害在后申请和社会公众对发明专利公开后的合理信赖利益。因此,如果对一项权利要求的修改其并不会引入新的技术信息,申请人不会获得不正当利益,也不会损害社会公众的合理信赖利益,则从鼓励发明创造、推动发明创造的应用的角度出发,这样的修改通常应当被允许。
  4.2站位本领域技术人员考虑
  判断修改是否超范围,修改后的内容能否从原始申请文件中“直接地、毫无疑义地确定”,其判断的主体应当是本领域技术人员,其应当知晓申请日前本领域的所有普通技术知识,能够获知本领域所有的现有技术。其应当站位本领域技术人员,从发明所属的技术领域、本领域的惯常做法、发明所要实现的目的等多方面考虑,判断修改后的权利要求能否从原始申请文件中“直接地、毫无疑义地确定”。
  4.3把握发明实质、充分掌握相关审查标准
  对修改超范围的判断,不能脱离发明的基本发明构思,不能机械地套用专利法、审查指南中的相关规定和标准,应当从发明技术方案的整体出发,把握发明的实质,充分考量技术方案的多个技术特征之间的相互关联关系,依据其关系的紧密程度判断具体如何增加、删除一个技术方案中的不同技术特征。