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关于在专利复审阶段后提出分案时机的探讨

专利申请在被专利局驳回之后,申请人提出复审请求,该专利进入复审阶段。在复审阶段,该申请首先会回到原审查单位(即做出驳回决定的审查员)做前置审查,如果原审查单位认为申请人在提出复审请求时提交的意见陈述以及修改的申请文件已经能够克服驳回决定中的反对意见,则专利复审委员会就将做出复审决定,以撤销驳回决定,该申请将回到原审查单位继续进行后续审查。如果该申请没有通过前置审查,则专利复审委员所成立的合议组将针对驳回决定的理由以及所述申请的当前状态做进一步的审查。在此之后合议组将会发出一至两次复审通知书,如果申请人在答复复审通知书之后合议组认为该申请仍没有克服驳回决定中的反对意见,则将做出维持驳回的复审决定,申请人可以在收到上述复审决定之后的三个月内向法院起诉,提出行政诉讼。

在实践中,法院在对此类案件中审理中,主要会针对审查和复审中的程序是否合理合法来进行,如是否符合听证原则,审查论证在逻辑上是否恰当等。而对于与可专利性密切相关的一些实质性问题,比如技术上的细节,法院一般会支持专利复审委的判断。因此,实际上申请人在诉讼中胜诉的可能性会非常低。

针对这种情况,申请人在收到维持驳回的复审决定之后,除了提出行政诉讼之外,还有另外一个选择是提出分案申请。这样在分案申请的审查过程中可以争取到更多的机会进行解释说明、争辩以及修改。由于一般来讲,专利局和复审委的审查人员相比法院的审判人员可能会具有更加全面的技术背景,更容易对技术细节有正确的理解,因此,在经过详细的解释和沟通之后,他们更有可能会消除在母案审查过程中原审查员对技术方案所形成的误解,从而得出与母案不同的审查结果。

在我们的代理工作中,如果在收到复审通知书之后,发现复通的观点不正面,基本支持驳回决定的话,我们会建议申请人提供更强的证据并会进一步与合议组人员沟通,除此之外,我们还会向申请人建议做好提出分案申请的准备。一旦复审委做出维持驳回的复审决定,按照现行实践,在之后三个月内,复审阶段仍没有完结,也就是说,该申请仍处于“pending”的状态。申请人在这个三月时间内除了可以提出行政诉讼,还可以以该申请为母案提出分案申请。但是要注意,所述做为母案的申请本身是不能是一个分案申请。如果在三个月期限内申请人既没有上诉,也没有提分案,则在三个月之后复审阶段完结,也就是说,该申请“死亡”,申请人就既不能上诉,也不能提分案了。

另一种情况,如果申请人在三个月的期限内向法院起诉并被法院受理,该案进入行政诉讼阶段,则该申请也还是“pending”的状态,如果该本身不是分案申请,则申请人还可以以该申请为母案提出分案申请。

还有一种特殊情况,由于诉讼阶段有时可能会耗时漫长,可能在诉讼仍没有完结时,以其为母案的分案申请也被驳回甚至也收到维持驳回的复审决定了。在这种情况下,只要最早的母案仍处于“pending”的状态,则申请人还可以基于该母案提出分案申请。而如果该母案的行政讼诉败诉并且判决已生效,即母案已“死亡”,根据中国专利法现行的规定,基于分案申请不能再提出新的分案申请。最后一种情况,如果母案的行政讼诉申请人胜诉,推翻了复审决定和驳回决定,母案申请将回到原审查单位继续进行后续审查,这时母案也是处于“pending”状态,申请人还是可以基于该母案提出分案申请的。但如果母案经后续审查被授权并生效,则母案不再pending,也不能再提出新的分案申请。

综上所述,能不能提出分案申请,最重要的判断标准是看最早的母案是否还处在“pending”状态,如果在驳回决定以及支持驳回决定的复审决定和法院判决已生效,或者该母案已被授权,则分案不能再提出。