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我国企业在美国应对专利纠纷的策略

       随着经济全球化的进一步发展,中美贸易规模的不断扩大,越来越多的国内公司开始在美国市场上开展业务,并且取得巨大的成功。然而,当我们还来不及享受商业上的成功所带来的喜悦时,就遭遇到众多的专利侵权诉讼。竞争对手往往以我们的产品侵犯了其某一项或多项专利权为由,要求我们将辛辛苦苦挣来的钱赔偿给他。因此,对于意图在美国开展业务的国内公司,学会如何在美国打专利侵权官司,是不可缺少的一个环节。

    下面从几个方面对如何在美国打专利侵权官司作一简单介绍,希望能对准备和已经在美国开展业务的我国公司提供一些基本的帮助。

1.美国法院系统简介:
美国是联邦制国家,除了有通行全国的联邦法律外,各个州也有自己的法律。相应地,其司法审判系统也有联邦法院和地区法院两个独立的系统,联邦法院管辖涉及联邦法律的案件,地区法院管辖涉及州法律的案件。专利法属于联邦法律系统,所以与专利有关的案件由联邦法院管辖。

联邦法院系统可以用以下图表简单表示:

美国最高法院      U.S. Supreme Court
地区巡回上诉法院(12个巡回审判区) U.S. Court of Appeals
联邦巡回上诉法院     Federal Circuit Court of Appeals
税务法院       Tax Court
国际贸易法庭      Court of International Trade
国际贸易委员会      International Trade Commission
联邦地区审判法院     Federal District Courts
权利申诉法院      Claims Court

    简单地讲,联邦法院分为3级:最高级的是联邦最高法院,即U.S. Supreme Court;第二级包括地区巡回上诉法院和联邦巡回上诉法院,其中地区巡回上诉法院即U.S. Court of Appeals分为12个巡回审判区,即12个Regional Circuits,联邦巡回上诉法院即平常所听说的Federal Circuit Court of Appeals;第三级即基层法院,包括90多个联邦地区审判法院和一些专门法院,如税务法院、国际贸易委员会(ITC)、国际贸易法庭,以及权利申诉法院。管辖专利案件的联邦法院在上述图表中用带颜色的框表示,其初审由联邦地区审判法院管辖,对初审判决不服的,可以上诉到联邦巡回上诉法院,对联邦巡回上诉法院的判决不服的,可以上诉至最高法院。国际贸易委员会即ITC实际上是一种准司法机构,负责对涉嫌侵犯美国专利商标权的进口商品进行调查,即所谓的337调查,并根据调查结果做出裁决,是美国司法系统中比较特殊的一个方面。关于ITC,我们将在另外的文章中进行详细的介绍。

    概括而言,专利案件在联邦法院实行三级三审制,即:联邦地区审判法院和ITC→联邦巡回上诉法院→最高法院。

2.专利诉讼的一般程序
    美国专利诉讼一审案件的一般程序从诉状送达开始,包括:诉状送达――答辩――取证――开庭――判决。
    其中取证(discovery)是美国法院审理专利诉讼案件程序的一个特点,也是此类案件审理中对诉讼双方都非常重要的一个程序。由于在我国司法审判过程中,没有类似的程序,所以我国当事人对这一程序不熟悉,尤其要给以足够的重视。
    一般在诉状送达,并且原告和被告均已经提出答辩后,法官会召开一次“审前会议(pretrial conference)”,确定取证的时间表。在取证程序中,诉讼一方可以书面问卷的形式列出所希望得到的证词以及问题要求对方回答;可以要求对方提出书面及实物证据;可以要求进入对方的地界以观察证物;还可以要求对方对某些事实做出确认。一般这四种形式会交替进行,以获取专利侵权与否、损害估算以及专利无效等有关的所有事实和证据,包括但不限于公司组织、研究开发、生产制造、市场行销、财务会计、专利申请和实施过程等,历时约半年到一年半。在该程序中,如果一方拒绝回答对方的要求,可能会被法院判为“藐视法庭”而败诉。

    双方的律师通过取证程序,不断得到新的与诉讼有关的证据材料和信息,例如:被控侵权物、被控侵权方法、财务账册等等。通过这一程序收集和筛选证据后,双方都充分掌握了对方大量的证据。如果确实有侵权情节存在,被告一般都倾向于通过调解结束案件。统计显示,90%以上的专利案件中双方当事人都会在取证程序之后达成和解协议,不必再进入审理程序。

    取证程序之后,当事人如果觉得不存在必须由陪审团决定的重要事实,可以申请简易判决(Summary Judgment),直接由法官做出判决。否则,法官可以举行马克曼听证会(Markman Hearing)进行权利要求的界定(claim construction),之后就进入审讯程序,由陪审团决定原告专利是否有效以及被告是否专利侵权等问题。

    马克曼听证程序是1996年4月23日美国联邦最高法院在对Markman和Postitek公司诉Westview公司和Althon事业公司一案的裁决中产生的一项规定,其中明确了对专利权利要求的解释和范围的确定,包括对权利要求中词汇的解释是法律问题,由法院管辖,而不是事实问题,不归陪审团管辖。由于美国法律渊源的一部分就是判例,所以从上述案件之后,其它法院在审理专利纠纷案件时,陆续开始采用这一程序,即马克曼听证程序。

    如果当事双方或法院对涉案专利的保护范围主张不一致时,可以申请举行马克曼听证,法院也可以依职权举行马克曼听证,以便在正式开庭审理之前,确定涉案专利权利要求的范围,以及涉案产品或技术是否落入该范围。马克曼听证程序由双方律师参加,历时约一星期。

    马克曼听证会的结果将产生马克曼命令,是审理案件的法官解释专利权利要求、确定其保护范围的司法裁决。它对侵权判决的结果有决定性作用,是法官审理专利侵权案件的核心工作内容之一。在马克曼程序中败诉的当事人不能独立于侵权裁决而对这个司法命令提起上诉。

    由于马克曼命令对侵权判决的结果具有决定性作用,所以在经过马克曼听证之后,大部分的诉讼案件会走向和解。这样,从诉状送达、答辩、取证,到马克曼听证,一路走来,依然在司法程序中的案件越来越少。

3.如何应诉:
    截至目前,我国公司在美国遭遇的专利侵权诉讼案件绝大部分是被诉侵权,所以,如何应诉的问题对于我们具有更重要的意义。
    当你在市场上的表现威胁到竞争对手的利益时,对手可能会给你发来一封律师函,警告你的产品或技术侵犯了他的专利权。这样的律师函可能是真正的警告,但是也可能是对手投石问路,试探你的反应,或者是对手示意你前来谈判,甚至可能仅仅是一种赌博,试试看用这样的形式能不能吓唬你放弃在市场上与其竞争。因此,当收到这样的律师函时,千万不要置之不理。
    过去有的公司收到这样的律师函后置之不理,有的则害怕在美国打官司要承担高额的诉讼费用,因而乖乖地放弃了抗争,这都是不明智的。如果不理会对方发来的警告侵权的律师函,在后续的诉讼程序中可能会被认定为故意侵权,需要承担比一般侵权高3倍的赔偿。如果乖乖地放弃抗争,则失去了了解对手真实意图和实力、攻击对手专利无效、与对手妥协谈判的机会,也就失去了争取最大的市场利益的机会。
比较明智的做法是:
    首先,尽快答复信件,告知对方来函收到了,你正在对相关事实进行调查,同时要求对方具体讲明侵权的原因,待基本事实搞清楚后再对来函中的具体问题进行答复。这是保持与专利权人之间的良好沟通的第一步,对案情后续的发展有至关重要的意义。

    然后,立即着手调查对方的实力,包括经济实力、社会背景、以及所聘用的律师或法律顾问等情况,根据这些情况,可以推测对方与我们对抗的意志,从而决定你应对的策略。其中对方所聘用的律师或法律顾问等情况非常重要。美国律师临时代理诉讼案件的报酬有的是按照工作时间收费的,但更多的是一种风险代理,案件赢了,则按照涉案标的的一定比例提取报酬,案件输了,则没有报酬。所以,临时聘用的律师一般会设法争取最多的赔偿额。而如果对方的律师是专职律师(In-house Lawyer),则其关注更多的可能是阻止对手侵权,赔偿的考虑会在其次。 
    第三,判断侵权行为是否成立,也就是判断你的产品或技术是否落入有关专利的保护范围。侵权分析是专业性非常强的一项工作,最好请专利代理人或有相关经验的律师协助进行。

    如果确定侵权不成立,则可以请你的律师明确告知对方侵权不成立,并具体说明理由,要求对方停止以专利侵权为由干扰我方商业活动的一切行为,并保留对其干扰行为追究责任的权利;如果确定侵权成立,则需要研究如何避免由于侵权而可能承担的法律后果,防止对我方的业务造成太大的影响。可能采取的策略包括:

A)反诉对方的专利无效;
B)绕道设计(design around):如果无法反诉对方专利无效,则应研究有没有替代的设计方法可以不采用对方的专利技术而实现相同或类似的功能。如果找到这样的替代方法,则应立即改变产品的设计,停止使用有关专利的技术,并主动通知对方,说我方已经停止使用其专利技术。切记:对绕道设计的技术一定要及时予以专利保护,建立和积累自己的专利组合;
C)检查你自己拥有的专利组合,看是否存在对对方有价值的专利,或者其内容可涵盖对方产品系列的专利,以便采取反制措施,帮助实现对己方最有利的结果。
    第四,根据以上研究分析的结果,制定应对策略和计划,并及时付诸实施。
在诉讼中还需要注意的一个问题是选择管辖法院。
    根据美国联邦法律,一个公司只有在某一地区具有居住地或营业场所,或者在该地区有侵权行为,才能在该地区的联邦法院被起诉。即使在某一地区的联邦法院有管辖权,被告也可以以某种理由要求将案件转移到另一地区的联邦法院审理。因此,作为被告,可以选择较有利于自己的联邦法院来审理专利纠纷案件。当然,要求案件转移需要一定的理由。例如,当被告在几个不同的法院同时或先后被起诉时,可以要求将几个案件集中到某一个法院审理。由于这样可以节约审判资源,法院一般会同意转移。再比如,在几个地方的法院可能都有管辖权,被告如果以方便出庭为由要求转移案件,则出于“原告就被告”的原则,如果这样的转移不存在明显不合理的因素,法院也会同意转移。
    在全美90多个联邦地区法院中,由于每个法院对专利侵权诉讼案的审理程序、审理速度和审理结果未尽相同,因此,专利权人在提起专利侵权诉讼时,会刻意选择某特定法院为其管辖法院。此前受理专利侵权诉讼一审案件排名靠前的包括加州中区、加州北区等法院。
    以加州北区为例,共有三个分院,分别位于旧金山、奥克兰和圣荷塞(San Jose)。这一地区拥有美国高科技公司云集的硅谷,是世界上“知识”最密集的地区之一,因此知识产权纠纷相应地也比较多。据统计,截至2006年底,加州北区联邦法院的现任法官已经审结的专利纠纷案件达1700余件,现任的每位主审法官平均审判过的案件达90余件。因此,与其它地区的法官相比,加州北区的法官具有更丰富的审理专利案件的经验和知识。此外,这一地区的陪审团成员多是技术专家或其家属,这些人本身或者拥有自己的专利,或者可能是某专利权人的亲属等,因此从情感上更倾向于专利权人,容易判专利权人胜诉。因此,在这一地区联邦法院审理的专利侵权案件中,专利权人胜诉率高达65%。
    另一个专利侵权诉讼的热点地区是德州东区,这一地区的主要产业是石油、木材和农业,地广人稀,过去在审理知识产权案件方面一直默默无闻。然而近年来,由于其对专利侵权行为特别严厉而很快成为众多专利权人喜爱的一个地区。统计显示,在德州东区的联邦法院审理的案件中,专利权人胜诉率高达81%。下面的统计表显示截至2006年10月,两个地区的联邦法院所审结的案件数量以及审理结果的一些特点:

地区  总的结案数量  专利权人胜诉率  平均结案时间
加州北区 1704    65.6%    20.6个月
德州东区 584     81%    21个月

    对于被告方,当然需要尽可能选择对侵权行为不过于严厉,而是比较客观和折中或者说温和的法院来审理。
    还有一个需要注意的方面是所谓“尽职调查”。在美国,如果认定侵权行为成立,而且是故意侵权,则需要承担的赔偿数额可能是非故意侵权的3倍。为了避免一旦被诉侵权时被认定为故意侵权的风险,一般在产品投放市场之前,可以请美国律师进行不侵权检索(clearance search),并出具产品不侵权的书面意见。这一过程称为尽职调查。如果被诉方能够证明曾经做过尽职调查,则一旦被判侵权成立时,可以大大减少需要赔偿的数额。

1.如何起诉
随着我国企业和公众知识产权保护意识的增强,越来越多的企业和个人开始建立自己的知识产权组合,并逐步拥有了一定数量的专利。要实现自己的专利权,除了通过谈判协商达成转让、许可等以外,不可避免地,还会遇到需要通过法律途径解决的问题。因此,了解如何在美国发起对竞争对手的专利侵权诉讼,将对专利权人实现自己的权利提供便利。
在美国,原告经常采用的策略包括:
A)选择法院
    前面提到,在全美90多个联邦地区法院中,由于每个法院对专利侵权诉讼案的审理程序、审理速度和审理结果未尽相同,因此,专利权人在提起专利侵权诉讼时,会刻意选择某特定法院为其管辖法院。据统计资料显示,近年来受理专利侵权诉讼案件最多的联邦地区法院包括加州中区法院、加州北区法院、伊利诺伊州北区法院、特拉华州地区法院、纽约地区法院、得克萨斯州东区法院、明尼苏达州地区法院、宾西法尼亚东区法院等,这些法院受理的专利侵权诉讼案件达全美专利诉讼案件的一半以上。其中,加州中区、加州北区和德州东区尤其以对专利侵权行为判罚严厉而被专利权人所喜爱。
B)充分利用媒体
   提起专利侵权诉讼,一般都是为市场而来。因此,在提起诉讼之后,除了积极准备法院审理之外,原告常常利用各种媒体发布新闻,不但给对手施加压力,而且达到宣传自己的目的和效果:例如:
   宣扬自己的科研能力和专利实力,通过媒体将对手塑造成没有技术能力的“仿冒者”;
   使对手产业链上下游的合作者产生恐慌,干扰对手市场;
   从对手应对媒体的过程中获取有用的信息,用于市场和诉讼过程。
C)利用陪审团审理
    美国专利侵权诉讼案件的审理,可以选择仅由法官审判,或者由陪审团审判。所谓陪审团审判,是指案件的事实问题由陪审团来裁决。目前在美国,有陪审团参与的专利侵权案件占全部专利侵权案件的比例已经超过76%。一般认为,陪审团审判的案件,专利权人胜诉的几率显著高于法官审理的案件。
研究显示,由陪审团审理的案件,专利权人有如下优势:
(1)在专利有效与无效的争议上,较易被认定为有效;
(2)在专利可否执行的争议上,较易被认定为可执行;
(3)在是否侵权的争议上,较易被认定为侵权;
(4)在是否存在故意侵权行为的争议上,较易被认定为存在故意侵权行为。