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如何判断说明书是否满足A26.3来阐释新申请撰写或翻译时的注意事项?

       近年,随着审查力度趋于严格,不符合A26.3(专利法二十六条第三款)的审查意见的数量也逐渐增多。A26.3往往没有A22.2和A22.3那样受到重视,在新申请撰写阶段,由于研究不深入使表述不清楚,或者对该技术过于理解而缺失了某些必要说明,都可能导致说明书公开不充分。在面对一些公开不充分的审查意见(或无效)的情况下,受限于“修改不能超范围”的规定,申请人往往只能被动的放弃某个技术特征,甚至放弃整个专利申请。因此,本文从如何判断说明书是否满足A26.3展开思考,并结合几个案例来阐释新申请撰写或翻译时的注意事项。
 
       A26.3条规定,说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。说明书对发明或者实用新型作出的清楚、完整的说明,应当达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度。
 
       判断说明书是否满足A26.3的规定,主要就是判断是否“清楚”、“完整”、“能够实现”。在判断过程中,应注意以下三个要点:1)明确所属的技术领域,从所属领域技术人员的角度出发;2)除了说明书记载的内容以外,还应考虑相关现有技术以及所属技术领域的公知常识,客观判断发明或实用新型技术方案能否解决所述技术问题,能否达到预期的技术效果;3)在一些特殊领域,如化学领域,当判断必须依赖于相应的实验结果加以证实才能得出结论时,还要考察说明书中对实验结果的记载。
 
清楚
 
       清楚说明技术方案、完整记载实施技术方案不可缺少的技术内容是能够实现该技术方案的必要条件。若技术方案和技术效果出现矛盾或不关联,或者说明书中的表述不准确,导致所属领域技术人员无法清楚、准确的理解其含义,无法实现技术方案,则说明书不符合A26.3的规定。
 
       在新申请撰写时,对于某个技术特征必须在某种特定条件下(温度、湿度、气压、负载等)进行实施的情况,应注意是否在说明书中明确记载了该条件,否则可能会造成说明书公开不充分的缺陷。例如在一件涉及金属材料处理方法的专利申请中,申请人公开了在一定的温度下对某材料进行回火处理的步骤,但是没有公开具体的温度范围。也就是说,说明书给出了技术手段(回火),但是该技术手段是含糊不清的,即本技术领域的人员并不能得知在多高的温度下进行回火处理会达到本发明的技术效果。因此本领域的普通技术人员无法根据说明书的描述具体实施该技术手段。
 
       例1.1 本案公开了一种高压输电线路绝缘子带电检测的方法及其装置,该发明能在带电状态下,逐个、定量地测量绝缘子的漏电流,可简单地利用欧姆定理精确计算被测绝缘子的电阻值,彻底解决了高压输电线路带电检测的难题,克服了传统绝缘子检测方法不能量化的不足。
 
       第一次审查意见通知书中指出说明书中未记载检测电压范围,并且由于高压电下绝缘子产生泄漏电流,该电流与检测电压引起的电流叠加,从而导致测量结果不准确,因此说明书未对发明做出清楚、完整的说明,不符合专利法第26条第3款的有关规定。
 
       其实,本案的带电检测在具体实施例中有一个隐含的条件“在交流电路的过零点采样电压/电流值可排除电网电压的影响”,因此本申请无论在输电线路是直流或交流,在检测绝缘子电阻时,均滤除了高压电网的影响。本申请相当于基于不带电的检测电压,在实施时并不受高压电的影响。
 
       针对一通指出了技术手段不清楚的问题,为了不修改超范围,申请人没有直接补充电压范围,而是认为电压范围属于公知常识,并提供相应的标准证明。而二通中,由于审查员和申请人对技术方案的认知有差异,对发明能否达到效果存在疑虑,则做出了驳回决定。好在复审时提供的大量证据能被认可,为发明的效果提供了有力证据,最后才得以授权。(授权公告号CN 1320366C)除了在答复审通时提供证据,在新申请撰写时如果能够在实施例中给足证据或是给出理论的推导,就能为证明效果提供充分的保证,避免审查员的疑虑。
 
       为了保障所属领域技术人员能够准确地理解技术方案,说明书应当使用所属技术领域的技术术语,技术术语应当含义清晰、指向明确,不会造成歧义。在撰写时,应明确发明或实用新型所属的技术领域,使用所属领域正式的、有明确界定的术语。特别是在申请文件的翻译过程中,技术术语在翻译后是否在新的语言环境中有歧义,对于不同国家的技术人员来讲,是否能准确理解术语原本的含义。例如,通信领域的灵活以太网(Flex Ethernet;FLEXE)一词在日语中很难找到与之对应的词,在翻译时最好加以解释或者附上英文,以便日本的本领域技术人员能准确地理解。
 
       若申请人出于某种原因,对于与实现技术方案密切相关的内容要使用某个自造词,作为代理人就要注意检查该自造词是否有明确的解释和说明,以免所述领域技术人员无法清楚理解并实现发明或实用新型,使说明书不满足A26.3的规定。
 
完整
 
       一般来说,当说明书记载内容的缺失影响到发明或实用新型的实现时,则会被认为不符合A26.3的规定。说明书不完整的情况主要有:缺少某个关键步骤或关键结构的描述;对于表述为功能或效果的技术内容,没有给出具体的实施例;克服技术偏见的发明或实用新型,未给出新的技术方案为何能克服技术偏见的理由等。
 
       不过,完整并不意味着要面面俱到,对于基于常识就能知晓的内容,若未在说明书中详细说明,也不影响所属领域技术人员的理解和实施,则其缺失不足以导致不满足A26.3的规定。
 
       例2.1 本案涉及一种易脱离的球形燃料箱。根据说明书的描述,该球形燃料箱用于降低飞行器在空难中的伤害,具体而言,将所述燃料箱与飞行器成易脱离安装关系,发生事故时,燃料箱会因冲击或气压脱离飞行器,从而降低事故的损害程度。但是说明书中只描述了该燃料箱为球形,内有气胆,压力可调,对于如何实现“发生事故时易脱离”这一结果,没有任何具体的技术手段,缺少对实现该结果的相应技术要素的描述。因此,审查员认为说明书不符合A26.3的规定。
 
       对于实现主要技术方案的必要技术特征(要素),在撰写时应注意检查有没有遗漏或者在附图中有没有明确的体现。在撰写时,应从整体把握发明或实用新型的技术方案,特别是关键的、对于实现技术效果不可缺失的结构或步骤,应该反复核实,并将方案尽量具体化,必要的时候还要补充附图、补充实验数据等。
 
       有些情况下,背景技术中符合要求的内容也可以纳入判断说明书是否充分公开的范围。在复审委的典型案例指引中,指出了引证文件应满足以下条件:1)引证文件应当是公开出版物;2)说明书中对于引证文件的出处和引证内容给出明确的指引;3)所引证的非专利文件和外国专利文件的公开日应当在本专利(或专利申请)的申请日前公开,所引证的中国专利文件的公开日不晚于本专利(或专利申请)的公开日。
 
能够实现
 
       所属领域的技术人员能够实现,是指所属领域技术人员安置说明书记载的内容,就能够实现该发明或实用新型的技术方案,解决其技术问题,并产生预期的技术效果。
 
       具体而言,无法实现可以归纳为以下几种类型:1)只有任务或目标,没有具体的技术手段;2)给出了技术手段,但手段含糊不清,根据说明书无法具体实施;3)给出了技术手段,但无法解决发明或实用新型所要解决的问题;4)由多个技术手段构成的技术方案,其中一个技术手段无法实现;5)技术方案的效果依赖于实验结果加以证实,但未给出实验证据。
 
       例3.2 涉案专利为实用新型专利,其授权公告的权利要求书涉及一种丝状等离子体反应器。权利要求2限定了“放电金属丝的直径在0.05毫米至0.6毫米之间”,说明书中仅公开了“放电金属丝的直径在0.15毫米至0.4毫米之间”;权利要求3限定了“每根金属丝的间距为5毫米至18毫米”,说明书中仅公开了“每根金属丝的间距为10毫米至14毫米”;权利要求4限定了“放电金属丝与另一电极板的间距为5毫米至20毫米”,说明书中仅公开了“放电金属丝与另一电极板的间距为9毫米至15毫米”。
 
       请求人针对涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会(下称专利复审委员会)提出无效宣告请求。无效宣告理由包括:权利要求2-4的数值范围与说明书的记载不一致,得不到说明书的支持,不符合我国专利法第二十六条第四款的规定。
 
       专利复审委员会在作出的第19327号无效宣告审查决定书中认为,在说明书中已给出的数值范围基础上,本领域技术人员根据实际需要能够合理概括得到权利要求2-4中较宽的数值范围,权利要求2-4得到说明书的支持。北京市第一中级人民法院作出(2013)一中知行初字第697号行政判决书维持无效决定,基本认同专利复审委员会的观点。北京市高级人民法院(下称北京高院)二审作出(2013)高行终字第1368号行政判决书,撤销一审判决,认为:权利要求2-4的数值范围大于说明书记载的范围,且本领域技术人员不能确定该数值范围是唯一的,即权利要求2-4的数值范围还可以扩大,故权利要求2-4未得到说明书支持。当事人申请再审后,最高人民法院作出(2015)知行字第260号行政裁定书,认为:本专利说明书中既没有对权利要求2-4的数值范围进行具体解释或说明,也没有公开端点值附近的具体实施方式,本领域技术人员难以合理概括得到权利要求2-4限定的数值范围,权利要求2-4未得到说明书支持。
 
       在无效请求程序和一审中,判断的标准在于扩展数值范围的技术手段是否为公知常识或有技术教导,是否存在无法实施的证据;而二审和再审中,判断标准变严格,对于涉及数值范围的改进,应给出两端值实施例。本案中,如果申请人在专利申请过程中就注意到这个问题,主动修改或对权利要求做出调整,使数值范围的概括得到充分支持,就能够避免授权后被无效的风险。
 
       对于涉及数值的技术方案,在撰写时应当遵循《专利审查指南》中的相关规定:当权利要求相对于背景技术的改进涉及数值范围时,通常应给出两端值附近(最好是两端值)的实施例,当数值范围较宽时,还应当给出至少一个中间值的实施例。
 
       综上,在新申请撰写或翻译时,有以下几点值得注意:1)对于某个技术特征必须在某种特定条件下(温度、湿度、气压、负载等)进行实施的情况,应确认是否明确记载了该条件;2)技术术语应当含义清晰、指向明确,不会造成歧义;3)确认是否缺少关键步骤或关键结构、功能限定的技术特征有没有具体实施例的支持、是否缺少克服技术偏见的理由或原理;4)确认技术方案是否能够实现、多个技术手段是否都能实现、有没有必要的实验数据加以证实;5)关键技术特征涉及数值范围的,是否有两端值附近的实施例,当数值范围较宽时,还应当给出至少一个中间值的实施例。把握好对于A26.3的判断,有利于尽早发现说明书的缺陷,及时修改或补充内容,为申请人争取到应有的权利。
 
北京品源专利代理有限公司  罗爽