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解读国知局驰名商标保护通知及对商标权利人的实际影响

       11月19日,国家知识产权局发布了《国家知识产权局关于加强查处商标违法案件中驰名商标保护相关工作的通知》(以下简称“通知”),此“通知”一出,使驰名商标又重新获得了广泛关注。因为近几年以来,包括官方在内的各个层面都比较避讳谈驰名商标,客观上驰名商标概念已经逐渐淡出公众视野, “通知”是国家知识产权局在机构改革之后第一次以官方文件的形式对驰名商标予以表述,所以对于驰名商标的认定和保护工作具有十分鲜明的指导意义,商标权利人需要领会“通知”的精神以及了解其带来的实际影响。
 
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       解读之前,仍然需要纠正一个误区,即驰名商标不是一种荣誉。对驰名商标进行认定,只是判断能否获得这种保护的前提,该认定只在个案中有效。同时,商标“驰名”仅表明其为特定领域的相关公众所熟知,并不表明其产品质量更佳、企业信誉更好。但在我国的实际生活中,存在着将驰名商标作为一种荣誉称号的误区,盲目追求驰名商标认定,甚至出现弄虚作假的情况和其他弊端。这使得驰名商标的认定由手段变成了目的,出现了驰名商标认定数量剧增、部分“驰名商标不驰名”等问题。
 
       当然,纠正这一误区需要一定的时间,因为驰名商标异化已经多年,重新理解驰名商标的内涵和“个案认定、被动保护”的原则,需要政府各级部门、商标权利人、中介机构等方面的共同努力。
 
       目前,“驰名商标”的认定仍然有三种方式,第一种商标违法案件中认定,即以前所说的工商逐级上报方式;第二种商标争议案件中认定,包括商标异议、不予注册复审、无效宣告等案件形式;第三种司法诉讼认定,即通过民事侵权诉讼由法院进行认定。前两种统称为行政认定,第三种称之为司法认定。
 
       本次“通知”共计有三大点,纵观全文可知其主要是针对第一种商标违法案件中认定进行规定,所以本文只针对商标违法案件中认定进行解读,但本质上对第二种、第三种认定方式有十分重要的参考价值。
 
       “通知”第一点规定了“权限”和“时限”。立案权限,即有权在商标违法案件中对驰名商标申请进行立案的机关,仅限于市(地、州)级以上知识产权管理部门,或者国家工商行政管理总局批准取得立案权限的具有设区市经济社会等管理权限的省直辖县(市、区)知识产权管理部门。如立案权限有变动的,应及时报国家知识产权局批准。可知一般的县级知识产权管理部门是没有立案权限的。所以实务中,商标权利人如果发现疑似商标侵权线索,想要在该案中申请认定驰名商标,至少需要向市(地、州)或有权限的县(市、区)级知识产权管理部门提出申请,至于该管理部门是否有权限立案,建议商标权利人一定要去当面咨询,确认有权限立案后再启动驰名认定工作,以免浪费时间和精力。
 
       查办时限。立案机关应于收到当事人书面请求材料之日起十五个工作日内决定是否立案,有特殊情况的可以延长十五个工作日。初步核查符合规定的,应当自立案之日起三十日内将驰名商标认定请示、案件材料副本一并报送省(自治区、直辖市)知识产权管理部门;经审查不符合规定的,应告知当事人理由并及时处理。即十五日内立案、三十日内上报。立案机关对于申请材料有初步核查的权利,初步核查应该仅限于各项材料是否齐全等形式性审查,并不对是否构成驰名状态进行实质审查。商标权利人应该认识到初步核查也很重要,因为这是申请驰名的第一步,必须把各项材料准备充分,建议按照“通知”中的附件2、驰名商标认定申请材料摘要表的格式及要求进行详细准备,以避免因为材料准备不足被退回。比如广告投放量、销售量、税收、行业排名这几项基本是必须要有的,而且需要提供具有公信力的第三方服务机构或者海关部门、国家行业主管部门的证明。
 
       核查及批准权限,收到立案机关上报的驰名申请材料之后,省(自治区、直辖市)知识产权管理部门应当在三十日内进行核实和审查。经核查符合规定的,向国家知识产权局报送书面请示,同时报送立案材料及证据材料副本。可以看出,对驰名申请材料进行实质审查的部门是省(自治区、直辖市)知识产权管理部门,实质审查主要是对各项申请文件、证据进行详细的核实和审查,包括认定驰名的必要性等全方位核查,如核查后认为可以认定驰名商标的需要书面请示国家知识产权局,具体受理部门是国家知识产权局知识产权保护司。由此可见,驰名商标认定与否的最终决策机关是国家知识产权局,国家知识产权局拥有至高无上的认定权,但省一级知识产权管理部门的意见也会非常重要。根据以往经验,如国家知识产权局同意认定,将会以国家知识产权局红头批复文件的形式予以确认,批复文件会明确表明认定驰名的商标标志及驰名的商品或服务项目,同时抄送相关部门知晓。
 
       从“通知”第一点可以看出,驰名商标认定官方审查的时间在3个月左右,加上商标权利人准备材料的时间,理论上驰名商标认定从申请到出结果预计不会超过6个月。
 
       “通知”第二点规定了“认定”和“使用”。在申请材料方面,商标权利人应该按照《驰名商标认定申请材料摘要表》各项要求进行准备,尤其是对一些硬性条件,比如该商标使用的持续时间,广告、销售、纳税、行业排名等数据,必须要体现出商标被广泛知晓的程度。同时要精准的适用《商标法》条款,对条款的理解必须到位,不要出现适用法律条款与申请材料不能匹配的情况。
 
       商标被认定为驰名商标之后,必然要涉及到驰名商标使用问题,因为不管是驰名商标还是普通商标,只有投入市场实际使用才能起到区分商品或服务来源的作用。在使用行为中,各级知识产权管理部门要引导规范使用,某商标在有关案件的处理过程中被依法认定为驰名商标,只是表明该商标为相关公众所熟知这一事实,并不表明相关机关对使用该商标的商品或者服务做出了质量保证,也不表明使用该商标的商品的生产经营者或者使用该商标的服务的服务提供者的信誉得到了保证。但实践中一些驰名商标所有人将其商标被认定为驰名商标宣传为其商品或者服务的质量得到了国家承认,误导了消费者。执法部门要正确区分“驰名商标”字样正当使用与违法使用的界限,企业可在经营活动中对商标获得驰名商标保护的记录做事实性陈述,若有意淡化驰名商标认定与保护的法律性质,将“驰名商标”字样视为荣誉称号并突出使用,用于宣传企业或推销企业经营的商品或服务,则应依据《商标法》第十四条第五款规定进行查处。
 
       比如商标权利人在企业长篇幅的文字介绍中陈述商标被认定为驰名的事实,在企业大事记中记录被认定为驰名的事实,这种类似的记录都属于事实性陈述,属于正当使用。但如果直接在商品、商品包装或者容器上标注“中国驰名商标”,或者在网站上显著位置标注“驰名商标”等类似表述则属于违反《商标法》第十四条第五款规定,很可能会被行政处罚。实务中,“驰名商标”字样正当使用与违法使用的裁量标准可能存在争议,但明显的违法使用还是比较容易认定的。
 
       “通知”第三点规定了驰名商标“保护”。分为三个层面进行,第一及时保护,如果在某商标违法案件中,国家知识产权局批复认定驰名商标,则立案机关应当自批复后六十日内依法予以保护,对相关侵权行为进行行政处罚,并将处罚决定书及相关文书上报至核查部门,核查部门再上报至国家知识产权局知识产权保护司。
 
       第二援引保护,在查处商标违法案件中,如果当事人的商标曾在我国受到驰名商标行政保护,且该案商品与原驰名商标保护时的涉案商品相同或类似,对方当事人对该商标驰名无异议或者虽有异议,但异议理由和提供的证据明显不足以支持该异议的,立案机关可以根据该保护记录,并结合相关证据,确定是否给予该商标驰名商标保护。假设A公司的B商标在“电视机”商品上已经在某行政案件中被认定为驰名商标,那么在类似案件中,在和“电视机”相同或类似的商品上,A公司可以直接请求立案机关(不是核实机关)给予驰名商标保护。立案机关确认无误的可以直接以驰名商标保护为依据进行行政处罚。援引保护需要注意两点,一是受保护记录必须是行政保护,不包括司法保护;二是立案机关只是有权给予驰名商标保护,并不是有权在本案中认定驰名商标。
 
       第三重点保护。主要是以驰名商标为重点,加大商标行政保护力度。各地要对驰名商标信息进行汇总、梳理,形成涉驰名商标案件联系人名单,并及时报送国家知识产权局保护司。有情况和信息变化的定期报送。国家知识产权局将建立相关数据库,面向商标行政执法人员开放,支撑各地执法办案。此点和上面的第二点援引保护直接相关,当事人主动提交驰名商标保护记录要求援引保护时,立案机关很难去核实驰名商标受保护事实的真伪,因为驰名商标数量多,且实务中各部门、各地域内的驰名商标信息共享难度非常大。所以此点规定建立驰名商标数据库并向执法人员开放十分有必要,这样以来可以方便执法人员随时查询驰名商标信息,同时大大减轻了当事人的举证责任,使执法效率更高。
 
       如开篇所说,“通知”主要是针对商标违法案件中驰名商标的认定和保护,并不涉及商标争议案件中的认定和司法诉讼中的认定,但“窥一斑而知全豹”,我国驰名商标的认定和保护可能会由此开始一个新的阶段,惟愿不要在掀起一波驰名商标认定潮。
 
作者:北京市品源律师事务所 王金华
 
附:国家知识产权局通知文件
 
国家知识产权局关于加强查处商标违法案件中驰名商标保护相关工作的通知
 
国知发保函字〔2019〕229 号
 
       各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团知识产权局(知识产权管理部门): 
 
       为贯彻落实党中央、国务院关于严格知识产权保护的决策部署,充分发挥驰名商标保护在加快知识产权强国建设、营造良好营商环境等方面的重要作用,依据《商标法》《商标法实施条例》《驰名商标认定和保护规定》,根据机构改革后的职责要求,现就进一步加强查处商标违法案件中驰名商标保护工作通知如下。 
 
一、严格按照法定权限和时限查办涉驰名商标案件
 
       (一)立案主体。涉及驰名商标保护的商标违法案件,由市(地、州)级以上知识产权管理部门(以下简称立案机关)管辖。经原国家工商行政管理总局批准取得立案权限的具有设区市经济社会等管理权限的省直辖县(市、区)知识产权管理部门可继续办理该类案件。省直辖县(市、区)有新增或调整,拟取得驰名商标立案权限的,应及时报国家知识产权局批准。
 
       (二)查办时限。按照《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》的规定,立案机关查处涉及驰名商标保护的违法行为,应于收到当事人书面请求材料之日起十五个工作日内决定是否立案,有特殊情况的,经单位负责人批准可以延长十五个工作日。初步核查符合规定的,应当自立案之日起三十日内将驰名商标认定请示、案件材料副本一并报送省(自治区、直辖市)知识产权管理部门;经审查不符合规定的,应告知当事人理由并及时处理。
 
       (三)核查部门。省(区、市)知识产权管理部门应当自收到驰名商标请示材料之日起三十日内进行核实和审查。经核查符合规定的,向国家知识产权局报送书面请示,同时报送立案材料及证据材料副本(报送地址详见附件1)。经核查不符合规定的,应当将有关材料退回立案机关。 
 
二、有效规范驰名商标的认定申请和使用
 
       (一)加强审核。当事人应对所提交材料的真实性负责,立案机关应指导当事人规范填写《驰名商标认定申请材料摘要表》(详见附件2),同时对当事人提交材料及相关证据的完备性和真实性予以审查并核实。
 
       (二)强化指导。省(区、市)知识产权管理部门应加强对辖区内立案机关驰名商标保护的业务指导,对法律适用的准确性、申请材料的完备性和真实性予以复核。
 
       (三)依法规范。各级知识产权管理部门在日常工作中要引导企业正确认识驰名商标认定和保护制度。在执法中,要正确区分“驰名商标”字样正当使用与违法使用的界限,企业可在经营活动中对商标获得驰名商标保护的记录做事实性陈述,若有意淡化驰名商标认定与保护的法律性质,将“驰名商标”字样视为荣誉称号并突出使用,用于宣传企业或推销企业经营的商品或服务,则应依据《商标法》第十四条第五款规定进行查处。  
 
三、突出重点切实加强驰名商标保护
 
       (一)及时保护。对于国家知识产权局根据查处商标违法案件需要而认定的驰名商标,立案机关应当自批复后六十日内依法予以保护,并将行政处罚决定书及相关文书抄报所在省(区、市)知识产权管理部门。省(区、市)知识产权管理部门应当督促立案机关按时报送处理结果,并自收到抄报的行政处罚决定书之日起三十日内将保护情况及行政处罚决定书副本报送国家知识产权局保护司。
 
       (二)援引保护。在查处商标违法案件中,当事人的商标曾在我国作为驰名商标受到行政保护的,若涉案商品与原驰名商标保护时的涉案商品相同或类似,且对方当事人对该商标驰名无异议或者虽有异议,但异议理由和提供的证据明显不足以支持该异议的,立案机关可以根据该保护记录,并结合相关证据,确定是否给予该商标驰名商标保护。
 
       (三)重点保护。以驰名商标为重点,加大商标行政保护力度。各地要对辖区内曾行政认定并持续使用的驰名商标进行汇总、梳理,形成涉驰名商标案件联系人名单(附件3),并及时报送国家知识产权局知识产权保护司。首次报送名单后,有情况和信息变化的定期报送。国家知识产权局将建立相关数据库,面向商标行政执法人员开放,支撑各地执法办案。
 
       查处商标违法案件中驰名商标保护,事关当事人切身利益,也是知识产权管理部门的重要职责,各地要以提升行政效能、优化营商环境的高度政治责任感,专人专责做好驰名商标保护工作,切实保障相关权利人的合法权益。国家知识产权局将把驰名商标保护工作纳入年度知识产权保护绩效考核,并适时督查督导。对工作中发现的新情况、新问题,请及时报告国家知识产权局知识产权保护司。
 
  国家知识产权局
 
2019年11月15日