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韩国审查意见通知书答复经验总结

       目前随着经济全球化的进程不断深化,中国申请人向国外其他国家申请的专利数量也逐年增加。但由于各个国家的专利法以及审查实务等内容都有所差异,这就要求中国申请人或代理机构熟悉掌握不同国家的专利法规定或审查的特点。其中,对于专利申请而言,审查意见通知书的答复无疑是非常关键的,这个过程中决定着专利的授权或驳回,也决定着专利的保护范围。应对审查意见时,我们要根据各个国家的审查实务上的差异,灵活采用不同的审查意见答复策略,由此才能确保专利授权,并取得最大的保护效果。
 
       笔者在近几年代理了不少中国申请人的韩国申请,故在此总结了一些答复韩国审查意见时的一些要点和经验,希望能有助于中国申请人向韩国申请专利时,选择合适的审查意见答复策略。
 
       在本文中,笔者将主要介绍专利申请阶段中的意见通知书。
 
1. 韩国审查意见种类
 
       专利申请阶段中的意见通知书主要有:最初意见通知书、最终审查意见通知书、驳回通知书、再审后的驳回通知书。
 
       针对在第一次审查中发现的问题进行通知,这样的审查意见通知称为最初审查意见通知。要注意的是,最初审查意见通知并非特指第一次的审查意见通知。原则上都应该在最初审查意见通知中将所有问题都通知给申请人,以节约程序,但是在实际的审查中,因遗漏而未在第一次的审查意见通知中指出所有问题的情况并不少见。因此,在第二次以及之后的审查意见通知中通知了应该在第一次的审查意见通知中指出的问题时,这样的审查意见通知仍然称为最初审查意见通知。而最终审查意见通知书是由申请人答复最初审查意见通知书时进行的修改所导致的拒绝理由。
 
       总之,第一次的审查意见通知必然是最初审查意见通知;第二次以后的审查意见通知是最初审查意见通知还是最后的审查意见通知,不是根据通知的次数,而是要根据通知的实质内容进行判断。另外,在判断为属于最后的审查意见通知时,审查员会在通知书中标注“最终”两字。
 
       驳回通知书是指经过审查员的审查认为专利没有授权前景时下发的第一次的驳回通知书。对于该驳回通知书可以有两种途径应对:1)修改申请文件,并进行再审查请求;2)不修改,直接进行不服审判请求。
 
       上述途径1)的再审查其实类似于中国复审过程中的前置审查,但就是把该过程单独分了出来,并规定一定要有修改才可以。该过程中将由原审查员继续再审。而再审后,审查员如认为还是没有授权前景,则将下发再审后的驳回通知书。对于再审后的驳回通知书的应对方案,只能采取不修改、并进行不服审判请求的方式。
 
       上述途径2)的不服审判类似于中国的前置审查之后的复审过程,将由专利审判院组成合议组并对审查员的审查意见合理与否进行判断。如果合议组认为审查员的意见不合理,将撤销驳回决定,而如果认为审查员的意见合理,则将维持驳回决定,并下发告知不服审判理由不成立的审结文。而对于上述审结文,后续则只能向专利法院进行审结撤销诉讼。
 
2. 答复审查意见时的修改范围
 
       对于答复最初审查意见时的修改范围而言,只要不超过原说明书、权利要求书和附图的记载范围即可(即不修改超范围即可)。不会受到如中国审查意见答复时的修改方式的限定,即相比于中国OA答复时的修改方式更加宽松。
 
       而对于答复最终审查意见、或请求再审查时的修改范围而言,除了不能修改超范围的同时,还仅限于以下修改方式:a.对权利要求进行限定或者删除等缩小权利范围的修改;b.修改错误的记载内容;c.使不清楚的部分更加清楚;d对于修改超范围的权利要求,修改为原记载方式的权利要求,或同时进行上述a~c的修改。
 
3. 审查意见答复期限
 
       整体来说,韩国的审查意见答复期限偏短,对于最初意见通知书和最终审查意见通知书的应对期限为两个月,而对于驳回通知书和再审后的驳回通知书的答复期限均为30天。
 
       另外,要注意的是韩国答复期限的起算日不加推定收到的期限,如中国的15天的推定收到期限。
 
4. 期限的延长
 
       对于上述前两种审查意见可单次延期至少1个月、且最长延长4个月,而对于后两种驳回通知书可最多延长30天、且仅限一次。
 
       例如在变更韩国代理机构等特殊情况下,虽然还能请求再进行延长期限,但笔者建议还是尽早答复韩国的审查意见,因为韩国专利申请制度中除非由于不可抗力导致延误,否则是不可能请求权利恢复的,因此如果错过绝限,基本无法恢复。
 
5. 韩国专利审查特点及答复策略总结
 
       1) 韩国专利局倾向于将专利审查的周期缩短,故审查意见通知书下发时间较其他国家都要快,并且每个申请结案(授权或驳回)的时间也相对较短。
 
       因此,对于韩国的审查意见一定要做到及时确认、及时转达、及时跟客户商定答复方案。并且,由于外所也要一定时间来准备交局文件,所以一定要尽量在绝限3~7天前给外所下达答复指示。
 
       另外,如上所述,由于韩国审查员会比较倾向于缩短结案时间,因此如果答复时未能充分说服审查员或未能克服审查员指出的缺陷则有可能在答复最初审查意见通知书后直接收到驳回通知书,故一定要注意是否完全克服所有缺陷,对创造性等问题是否能充分说服审查员。尤其,也要注意在如何授权和如何保护更大的范围之间做好平衡,避免为了授权而牺牲了过大的保护范围,或为了争取保护范围而导致授权前景很好的申请直接被驳回的情况。
 
       2)韩国审查意见通知书中的审查意见写的一般较简略,对于申请中的很多结构的判定都会笼统的说对比文件公开了,但也并不会具体指哪个部分公开,或对应于哪个特征。
 
       因此,要格外注意对审查意见内容的核实,笔者答复韩国审查意见时,很多情况下都会发现审查员指出被对比文件公开的特征并不对应的情况,并且答复时也是抓住这些错误的判定,最终以比较大的保护范围授权。如果仅仅采纳审查员观点,并考虑缩小范围的话有可能会无法为申请人争取最好的结果。
 
       3)韩国的审查尺度较中国更宽松一些,即在韩国授权的一些专利,在中国有可能会被驳回;而在中国有一些驳回的专利,则有可能在韩国授权。虽然,可能会有两国代理机构的处理能力差异,或者对比文件不同而导致不同结果的可能性,但经过长期比较,笔者认为韩国的审查尺度较中国确实有一些宽松。
 
       例如,在中国的专利审查中,审查员经常用“常规技术手段”或“常规选择”等理由来否定技术特征,且如果结合技术方案没有特别的技术效果或者明显能说明其并不属于“常规技术手段”或“常规选择”的理由的话,不太容易说服审查员。但韩国审查员对于“常规技术手段”或“常规选择”的应用,并不像中国审查员那么“坚定”。笔者多次通过将被审查员指出是“常规技术手段”或“常规选择”的从属权利要求合并至独权,并争辩整体技术方案上的差异及/或所能获得的有益的技术效果,使看似极其简单的技术方案或区别特征极其简单的专利最终授权。
 
       因此,觉得没有很好的答复方案的情况下,不妨尝试从这些被审查员指出“常规技术手段”或“常规选择”的特征找到突破口。
 
       4)要特别注意的是,在韩国申请实用新型也是需要进行实审的,虽然对于发明和实用新型的新颖性和创造性的规定跟中国比较相似,但根据经验得知韩国实用新型的审查尺度并不比发明的审查尺度低多少。因此,就存在很多中国的实用新型申请向国外申请时,特别容易驳回的情况。代理人应清楚对此了解,并适当提醒申请人,咨询是否要继续申请。
 
       另外,韩国有一种在发明和实用新型申请之间转换的程序,有的申请人或代理人可能会想尝试先申请发明专利,如果授权前景较小的话再变更为实用新型专利。但如上所述,实际上韩国的实用新型和发明的审查尺度仅具有法规文字上的差异,实际审查时审查尺度基本相似,故与韩国代理所咨询后得知,这种申请即使变更后也是很难获得实用新型专利权的。
 
       5)韩国专利申请中可分案的时机并非像中国那样灵活。具体地,在审查阶段中能够进行分案的期限为可应对审查意见通知书的期限内,最晚是可进行不服审判请求的请求期限内。也就是说,在收到驳回通知书或再审后的驳回通知书后,打算以不服审判的方式应对时,这个能提出不服审判的期限最终绝限日就是可提交分案申请的最终期限(如对该绝限请求延长期限,则在延长的期限内也是可以提交分案的)。因此,整体判定后认为不服审判请求成功可能性不是很高,但申请中存在一部分有授权前景的技术方案的话,一定要在不服审判绝限日之前进行分案。如果不服审判后审查员仍然坚持驳回意见时,此时再想提分案是无法进行的。
 
       期望上面的内容能够能够给有意向韩国申请专利的申请人或有相应业务的代理机构带来帮助。但由于笔者所学内容和经验有限,可能对于有些规定及实务的掌握也并非十分准确,对此还望谅解。
        
北京品源代理有限公司  宋东颖