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专利权项的多引多缺陷分析

       专利法实施细则22.2款规定“引用两项以上权利要求的多项从属权利要求,只能以择一方式引用在前的权利要求,并不得作为另一项多项从属权利要求的基础”。业内一般会将“引用两项以上权利要求的多项从属权利要求作为另一项多项从属权利要求的基础”的情况叫做“多项从属权利要求引用多项从属权利要求”,简称为“多项引多项”或“多引多”。需要说明的是,如果并列独立权利要求引用多项从属权利要求,则不属于多引多。
 
       如上述专利法实施细则22.2款的规定所述,在中国不允许在权利要求(以下,有时会简称为权项)中存在多引多的情况。需要说明的是,在有些国家(例如,日本、美国等)是允许多引多的情况出现的。因此,通过PCT途径或巴黎公约途径向国外进行申请时,可以根据各个国家的具体规定来选择是否保留多引多权项(即,存在多引多情况的权利要求)。当然,在向国内申请时,考虑到例如为了在权利要求书中尽量多的包含技术方案而不缴纳权利要求附加费等,也可以保留多引多权项。而且,由于有些国家允许多引多权项,因此多引多权项经常出现在外内申请(即,国外专利通过PCT或巴黎公约途径而向国内进行的申请)中。
 
       以下对发明专利的多引多权项的修改时机、修改方法等进行说明。
 
一、修改时机
 
时机1)申请阶段进行修改
 
       包括:国内案在撰写申请文件时直接撰写为非多引多权项、涉外案在通过巴黎公约途径进入国内时直接修改申请文件、涉外案在通过PCT途径进入中国国内时进行PCT28/41条修改。
 
时机2)在主动修改期限内进行修改
 
       即,在提出实质审查请求时或者在收到发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内提出修改。
 
时机3)收到OA通知书时进行修改
 
       在OA通知书中如果审查员指出了多引多缺陷,则在答复时进行修改。然而,即使在OA通知书中审查员并未指出多引多缺陷,申请人也可以依据节约审查程序原则来主动进行修改。
 
时机4)接到审查员的联络而进行修改
 
       有时,审查员会主动电话联系代理人(未委托代理机构时为申请人)告知权项有多引多缺陷,希望主动进行修改。这种情况多出现于OA阶段审查员并未指出多引多缺陷,而且申请人也并未在OA答复书中主动进行修改的时候。此时,如果按审查员的要求对多引多缺陷进行修改,则一般会直接获得授权,否则会收到下一次OA通知书。
 
       在时机1进行修改的优点在于,在发明申请不存在其他缺陷时可以尽早获得授权;其缺点在于,如果是通过删除技术方案的方法(如下述方法1、2)来修改权项,则有可能会在后续程序中出现修改超范围的情况出现(例如,在删除了某一技术方案并且说明书中并未明确记载有该技术方案的情况下,如果在后续程序中想要通过修改保护该技术方案的话,有可能会涉及修改超范围的问题),当然如果是PCT进入中国国内阶段的申请,则由于判断修改超范围的基础是国际公开文本,因此不会涉及上述修改超范围的问题,另一缺点在于,如果是通过拆分多项从属权利要求的方法(如下述方法3)来修改权项,则会增加权项数,所以因该修改而导致权项数超过10项时需要缴纳额外的权利要求附加费。
 
       在时机2~4进行修改的优点在于,可以根据审查员的审查意见或根据其他国家同族申请的审查结果来最大限度地保留技术方案、不会出现上面提到的修改超范围的问题、不会发生额外的权利要求附加费;其缺点在于,在OA通知书中会被审查员指出存在多引多缺陷。
 
二、修改方法
 
       作为存在多引多缺陷的权项,举出以下示例以进行相关说明。
 
1. 一种**,其特征在于,技术特征A。
2. 根据权利要求1所述的**,其特征在于,技术特征B。
3. 根据权利要求1或2所述的**,其特征在于,技术特征C。
4. 根据权利要求1~3中任一项所述的**,其特征在于,技术特征D。
在上述示例中,权4存在多引多缺陷。
 
方法1)修改存在多引多缺陷的多项从属权利要求
 
例如,修改为:
 
1. 一种**,其特征在于,技术特征A。
2. 根据权利要求1所述的**,其特征在于,技术特征B。
3. 根据权利要求1或2所述的**,其特征在于,技术特征C。
4. 根据权利要求1所述的**,其特征在于,技术特征D。
或者,将权4修改为“根据权利要求2所述的**,其特征在于,技术特征D。”、“根据权利要求3所述的**,其特征在于,技术特征D。”、或“根据权利要求1或2所述的**,其特征在于,技术特征D。”。
 
方法2)修改作为引用项的多项从属权利要求
 
例如,修改为:
 
1. 一种**,其特征在于,技术特征A。
2. 根据权利要求1所述的**,其特征在于,技术特征B。
3. 根据权利要求1所述的**,其特征在于,技术特征C。
4. 根据权利要求1~3中任一项所述的**,其特征在于,技术特征D。
或者,将权3修改为“根据权利要求2所述的**,其特征在于,技术特征C。”。
 
方法3)拆分多项从属权利要求
 
例如,修改为:
1. 一种**,其特征在于,技术特征A。
2. 根据权利要求1所述的**,其特征在于,技术特征B。
3. 根据权利要求1所述的**,其特征在于,技术特征C。
4. 根据权利要求2所述的**,其特征在于,技术特征C。
5. 根据权利要求1~3中任一项所述的**,其特征在于,技术特征D。
 
或者,
 
1. 一种**,其特征在于,技术特征A。
2. 根据权利要求1所述的**,其特征在于,技术特征B。
3. 根据权利要求1或2所述的**,其特征在于,技术特征C。
4. 根据权利要求1所述的**,其特征在于,技术特征D。
5. 根据权利要求2所述的**,其特征在于,技术特征D。
6. 根据权利要求3所述的**,其特征在于,技术特征D。
 
       方法1、2的优点在于,权项的引用关系会比较简洁,修改不易出错;其缺点在于,需要删除部分技术方案。方法3的优点在于,无需删除技术方案;其缺点在于,权项数会变多,而且在多引多权项比较多时权项的引用关系会比较混乱,修改容易出错。
 
       总之,在目前的审查环境下,由于发明专利基本不存在不发OA通知书而直接授权的情况(即使没有多引多缺陷,审查员一般也会以其他理由发出至少一次OA通知书),因此在时机1进行修改只有坏处,而不会带来任何明显的好处。由此,对于发明专利,一般不建议在时机1进行修改。而且,由于多引多缺陷并非是无效条款,因此甚至可以是审查员不指出就不修改(实际案件中存在具有多引多缺陷而被授权的案例)。此外,多引多缺陷的修改方法并没有标准答案,可以单独使用上述方法1~3来进行修改,也可以结合使用上述方法1~3来进行修改,但其修改宗旨始终应该为:保留尽量多的技术方案、尽量保留保护范围大的权项、权利要求书简要清楚。最后,对于实用新型专利,由于实用新型只进行初步审查,而且在初步审查中如果形式上没有发现问题就可直接获得授权,因此建议在上述时机1直接进行修改以避免收到OA或补正通知书,这有利于尽早获得授权。