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日本专利实务中常见问题解析

       近来,随着中国企业更多地走出国门走向世界,中国制造风潮也席卷全球。其中,日本作为我国的友好邻邦,创新强国,成为中国各企业所青睐的登陆点,中国企业的专利也更多地需要在日本得到授权保护。
 
       在这种背景下,更多的专利工作人员将接触到日本特许业务。在实际接手日本特许申请案件时,面对着日本特许法的规定,由于语言等因素的制约,代理人们很难直观地理解日本特许法中的各种“奇怪”的规定。
 
       鉴于此,笔者选出了一些极具代表性的问题,进行回答。
 
问:日本特许法规定的“新规事项的追加”指的是什么?
 
答:“新规事项的追加”类似于中国专利法第33条规定的“超范围”。
 
       根据日本审查基准第IV部第2章的规定,所谓被记载于原始申请文件中的事项,是指本领域技术人员通过综合原始文本中的全部记载内容而能够导出的事项,即能够从原始申请文件中明确得到的事项。
 
       实际上,关于超范围,日本曾经也采用过与中国的“直接地、毫无疑义地确定”相类似的判定标准。不过,日本通过2003的改法而修改为“能够从原始申请文件中明确得到的事项”这一标准。由此可知,日本对于超范围的判定标准较中国而言是相对宽松的。
 
       --相关法规:日本特许法第17条之2第3项及审查基准第IV部第2章
 
问:日本特许法规定的“扩大先愿”指的是什么?
 
答:在日本,将类似于中国抵触申请的情形称为“扩大先愿”。对于某一申请日提出的专利申请而言,其新颖性会受到在该申请日以前提出且在该申请日以后公布的“扩大先愿”的损害。然而,与中国不同的是,日本将自我冲突的两种情形排除在外,也就是,相同的申请人或者相同的发明人的申请不构成“扩大先愿”。
 
       而在中国,“抵触申请”则不存在日本那样的例外,包含由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型提出的申请。
 
       --相关法规:日本特许法第29条之2
 
问:在日本申请专利,对于语言文本有什么要求?
 
答:日本通过2016年的改法,将能够以日语或英语进行专利申请(基于巴黎公约)扩大为能够以包括日语和英语在内的任何外语进行申请。
 
       当申请人没有足够时间完成翻译工作或者渴求获取更早的申请日时,可以通过递交日语的专利申请请求书,同时附上外语的申请文件(说明书、权利要求书、附图等),来完成专利申请在日本的递交。这种外语申请制度并不限于外国申请人,日本申请人自己也可以用外语来完成申请的提交。
 
       不过,以外语提交的专利申请并非是一份完备的申请,提交之后尚不能启动具体的审查工作,审查流程只有在正式提交了申请文件的日语译文之后才能启动。
 
       按照日本专利制度的规定,从申请日(主张优先权时,是指最早的优先权日)起1年4个月以内应提交对应的日语译文。当申请人未能在上述1年4个月以内提交日语译文的情况下,日本特许厅会通知申请人尚未提出译文,此时,申请人从收到日本特许厅的通知起2个月内仍然可以提交日语译文。
 
       此外,对于分案申请、申请的变更(发明、实用新型、外观设计之间的相互变更)、基于授权的实用新型专利权而进行的发明申请等,即使上述1年4个月的期限已过,也可以通过外语来进行申请的递交,作为要求,要在这些申请的实际递交日起2个月内完成日语译文的提交。
 
       对于以外语提交的专利申请,在提交了日语译文后,可以在外语申请文件记载的范围内对日语译文的翻译错误进行修改。
 
       可见,日本的这种外语申请制度对申请人是十分友好的,能够确保更早的申请日,避免了申请人无时间进行翻译或者因翻译时间仓促而导致出现大量翻译错误的状况,而且即使出现翻译错误,也有进行补救的机会。
 
       与日本不同,在中国递交申请(基于巴黎公约),目前只能够采用中文进行提交。而且在提交后,只能够在不超出中文申请文件的范围内进行修改。
 
       上面提到的外语申请制度是对于基于巴黎公约的申请而言的,而对于PCT申请而言,中日是类似的,在日本允许用日语或英语、在中国允许用中文或英语进行申请。
 
       --相关法规:日本特许法第36条之2
 
问:在日本实务中,主动修改的时机及要求是什么?
 
答:根据日本特许法第17条之2第1项的规定,在未发出过拒绝理由通知(相当于中国的审查意见通知书)的情况下,从提交申请起直至授权决定的副本送达以前,均可以对申请文件进行主动修改。
 
       另一方面,在发出过拒绝理由通知的情况下,从提交申请起直至接收到第一次发出的拒绝理由通知为止,均可以对申请文件进行主动修改。
 
       可以看出,在日本进行主动修改的时机也比中国宽松许多。在中国,只能够在提出实质审查请求的同时、以及收到进入实质审查阶段的通知起3个月内进行主动修改。
 
       作为对申请文件进行主动修改的要求,中日是类似的,只要不超出原始申请文件记载的范围即可。
 
       --相关法规:日本特许法第17条之2
 
问:日本拒绝理由通知有什么类型?
 
答:在日本,拒绝理由通知(对应于中国的审查意见通知)分为两种,即最初的拒绝理由通知和最后的拒绝理由通知,如下图所示。
 
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       最初的拒绝理由通知和最后的拒绝理由通知
 
       在日本,针对应该在第一次的拒绝理由通知中指出的问题进行通知,这样的拒绝理由通知称为最初的拒绝理由通知。
 
       注意,最初的拒绝理由通知并非特指第一次的拒绝理由通知。
 
       这样因为,虽然无论是中国还是日本,原则上都应该在第一次的拒绝理由通知中将所有问题都通知给申请人以节约程序,但是在实际的审查中,因遗漏而未在第一次的拒绝理由通知中指出所有问题的情况并不少见。
因此,在第二次以及之后的拒绝理由通知中通知了应该在第一次的拒绝理由通知中指出的问题时,这样的拒绝理由通知仍然称为最初的拒绝理由通知。
 
       总之,第一次的拒绝理由通知必然是最初的拒绝理由通知;第二次以后的拒绝理由通知是最初的拒绝理由通知还是最后的拒绝理由通知,不是根据通知的次数,而是要根据通知的实质内容进行判断。另外,在判断为属于最后的拒绝理由通知时,审查员会在通知书中标注“最后”两字。
 
       --相关法规:日本审查基准之第I部审查总论第2章第3节
 
问:在日本实务中,对答复拒绝理由通知时的修改有何要求?
 
       在日本,拒绝理由通知(对应于中国的审查意见通知)分为两种,即最初的拒绝理由通知和最后的拒绝理由通知,针对两种拒绝理由通知答复时的修改要件自然也是不同的,其差异如下。
 
       答复最初的拒绝理由通知时禁止的修改:新规事项的增加(法17条之2第3项,即超范围要件)+shift(法17条之2第4项,即单一性要件)
 
       答复最后的拒绝理由通知时禁止的修改:新规事项的增加(法17条之2第3项,即超范围要件)+shift(法17条之2第4项,即单一性要件)+目的外修改(法17条之2第5项)
       
       注:目的外修改是指除以下修改之外的修改:
       (a)权利要求的删除
       (b)权利要求的范围的缩减
       (c)笔误的修改
       (d)对不清楚的记载内容的解释
 
       可见,日本在答复最后的拒绝理由通知时,与答复最初的拒绝理由通知相比,增加了禁止“目的外修改”这一严格的要求。实际上,正是多了这个要求,在日本答复最后的拒绝理由通知时的限制基本上类似于中国答复任何一次审查意见通知时的限制。
 
       另一方面,在答复最初的拒绝理由通知时,只要满足了超范围要件及单一性要件,则即使进行了类似扩大保护范围、增加权利要求等修改也是允许的,而这是在中国答复审查意见时所不允许的。所以,在日本会格外珍惜答复最初的拒绝理由通知这个机会。
 
       最后说明一点,无论是答复最初的拒绝理由通知还是最后的拒绝理由通知,即使申请人进行了实质性的修改,只要没有能够完全克服审查员指出的问题,审查员都是可以直接驳回的,这体现了日本审查制度“快”但不尽人意的地方。
 
       --相关法规:日本特许法第17条之2
 
问:在日本申请外观设计,可以省略六视图中的部分视图吗?
 
答:在正投影图法做图的情况下,可以省略六视图中的部分视图,主要情形如下:
 
       ·若主视图与后视图为同一形状或对称形状,则可省略后视图。
       ·若左视图与右视图为同一形状或对称形状,则可省略其中一侧视图。
       ·若俯视图与仰视图为同一形状或对称形状,则可省略仰视图。
       ·若主视图、后视图、左视图、右视图为同一形状,则可省略后视图、左视图、右视图。
       ·针对因设置或放置而平常无法看到底部的大型机械等,可省略仰视图。
       ·针对通常看不到底部且即使没有仰视图也能正确把握外观设计的大型车辆等重物,可省略仰视图。
 
       需要说明的是,在省略了某视图的情况下,需要在“外观的说明”一栏填写“省略理由以及省略哪个视图”。
 
       也就是说,除了大型机械、车辆等重物以外,不能以某视图没有设计要点为由而省略该侧视图,即便该侧视图仅仅是简单的图形、直线,也需要提供该侧视图。
 
问:在日本的权利要求书中,可以出现附图吗?
 
答:一般情况下,由于附图表示的内容可被解释为多种含义,因此,在权利要求的记载中,通过附图来表示技术特征的情况下,大多会导致权利要求不清楚。
 
       但是,也有不会导致权利要求不清楚的情况,可举出如下例子:
 
       ·在化学领域中,以XRD等其它光谱图表示某化学物质的情况
       ·“一种合金,其由图1所示的点A、点B、点C、点D所围成的范围内的Fe/Cr/Ar以及x%以下的杂质形成”,由于合金组分相互之间的关系是特定的,且该关系以与数值或文章为同等的程度的方式将图记载于权项中,可明确表示的情况。
 
 
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